En los últimos días ha salido en los medios la noticia de una empresa vallisoletana (www.libertytest.es) que ha plantado cara a Amazon por el uso de su marca registrada en Google Ads para vender, esta última, productos bajo el nombre de su marca.
La empresa LibertyTest demanda a Amazon por el uso de su marca registrada en Google Ads.
La empresaria vallisoletana dueña de la marca LibertyTest ha presentado una querella (ya admitida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid) contra la filial de Amazon en España por un supuesto delito contra la propiedad industrial.
La denunciante cuenta con la marca LibertyTest registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por lo que tiene el derecho exclusivo a utilizar dicha marca en el mercado.
Según reza la propia querella presentada, cuando la firma ya contaba con un “prestigio adquirido dentro del sector” y se había convertido en “un referente entre las consumidoras de este tipo de pruebas”, las ventas de LibertyTest “empiezan a sufrir un notable descenso sin que existiera ninguna causa que pudiera justificarlo”.
La causa, según la propia querella, fue que Amazon siendo conocedor de la “notoriedad” y el “prestigio” de la compañía comenzó a utilizar la palabra Libertytest como palabra clave de búsqueda y como título en las búsquedas de los usuarios en Google Adwords, todo ello “con el objeto de sustraer el tráfico para dirigirlo hacia su web de comercio electrónico”.
Así, todas las búsquedas que incluyeran la palabra clave ‘Libertytest’ se redireccionaban a ese enlace, el cuál Amazon posicionaba siempre en primer lugar.
¿Cómo funciona Google Ads?
En primer lugar, y para comprender mejor el asunto, se hace necesario dejar claro en que consiste Google Ads y cómo funciona.
Google Ads (antes conocido como Google Adwords) es un servicio de Google utilizado para ofrecer publicidad patrocinada a través de su buscador. Estos anuncios aparecen al realizar una búsqueda junto al resto de resultados o de búsquedas orgánicos o naturales, y aparecen señalados con la leyenda «Anuncio» en negrita y en la parte superior de las búsquedas.
Actualmente, el servicio de Google Ads también sirve para insertar dicha publicidad en Youtube y en otros sitios webs.
Para poder publicitarte mediante Google Ads debes elegir un objetivo (como por ejemplo que tu sitio web tenga más visitas); elegir una zona geográfica en la que se deben mostrar los anuncios; y, por último, fijar un presupuesto para dicha publicidad.
Google Ads únicamente te cobrará por cada clic que se haga en tu anuncio y visiten tu web, hasta el límite mensual que hayas establecido (es lo que se conoce como CPC o Coste Por Clic).
Al configurar tu publicidad mediante Google Ads te ofrece añadir temas de palabras clave (keywords) para relacionar tu anuncio con las búsquedas. Gracias a las palabras clave tu anuncio se mostrará de forma más eficaz a las personas que puedan estar interesadas en tu sitio web. Debido a que hay palabras que suele buscar más la gente, no es lo mismo fijar unas que otras. Por ejemplo, la palabra abogado puede estar en un valor de 0,50€, mientras que abogado 24h Madrid cueste 15-20€ el clic.
Entonces, vayamos a lo importante. A la hora de promocionar mi negocio uno puede utilizar las palabras clave que considere. Un despacho de abogados puede utilizar la palabra abogado Madrid, accidentes de tráfico; una floristería puede utilizar la palabra flor, rosa; una librería la palabra libro, cultura; pero, ¿un negocio puede utilizar el nombre de su competencia como palabra clave?
¿Se pueden utilizar marcas registradas como keywords en Google Ads?
Pues bien, la cuestión ha sido abordada en varias ocasiones tanto por los tribunales nacionales, como por los tribunales de la Unión Europea.
Así, entre las diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más relevante ha sido la de Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc (C-323/09, de 22 de septiembre de 2011), y en España los asuntos más recientes han sido el caso Masaltos (STS 105/2016, de 26 de febrero), o el asunto Orona vs Citylift (STS 94/2017, de 15 de febrero).
Asunto Interflora v. Marks & Spencer.
El TJUE, en cuestión prejudicial C-323/09 Interflora contra Marks and Spencer, es la que vino a fijar la jurisprudencia más relevante en torno a la cuestión de uso de marca registrada en el servicio de Google Adwords (Google Ads).
El conflicto entre ambas empresas surgió cuando la segunda usó la palabra ‘interflora’ como palabra clave por lo que, cuando uno escribía la palabra interflora en el buscador de Google, la primera búsqueda que aparecía era la de Marks & Spencer, ofreciendo servicios relativos a la comercialización de flores y plantas frescas, al haber utilizado la marca registrada y notoria, de su competidor.
En dicha cuestión prejudicial, el TJUE establece que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una palabra clave idéntica a esa marca) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar:
a) La función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero.
b) También estará el titular facultado para prohibir el uso de la marca registrada cuando el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).
EN RESUMEN, viene a establecer que el uso de marcas registradas como palabras clave (keywords) es legal siempre y cuando no se menoscabe la función indicadora de la marca (es decir, que la palabra clave sea idéntica al de una marca registrada y que además se haya utilizado para productos o servicios idénticos) y no existiera un riesgo de confusión.
Caso Masaltos y Orona VS Citylift (jurisprudencia en España).
Las últimas sentencias más relevantes dictadas en el Tribunal Supremo de España vienen siguiendo la misma línea establecida por el TJUE en el asunto Interflora v. Marks & Spencer.
Caso Masaltos:
La sentencia aborda el problema planteado por Maherlo Ibérica, empresa dedicada a la venta de zapatos con alza, que tiene registradas las marcas comunitarias «masaltos» y «masaltos.com», y que demanda a Charlet, empresa competidora, por haber seleccionado como palabras clave los signos «masaltos» y «masaltos.com» como palabras clave en Google Adwords (Google Ads) para publicitar su página web de zapatos con plantillas.
Dicha sentencia viene a refrendar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la UE con respecto al uso de marca registrada de terceros en Google Ads, que será admisible siempre y cuando:
– No menoscabe las funciones de la marca
– Resulte claro para el usuario medio que los productos no proceden del titular de la marca ni de una empresa vinculada (podría subsumirse en el primero en tanto es una afectación directa a la función de indicadora de origen).
Caso Orona vs Citylift:
Mientras tanto, en el caso de Orona contra Citylift (Orona es una empresa de ascensores), la empresa Citylift usaba la marca Orona en sus anuncios de AdWords.
Nuevamente, siguiendo el criterio fijado por el TJUE el TS niega que Citylift cometa un acto desleal, pues su conducta se ajusta a las exigencias marcarias.
¿Qué opciones tiene LibertyTest?
Pues bien, con los precedentes que tenemos en la jurisprudencia, y atendiendo al caso concreto de LibertyTest, en mi opinión, la clave para ganar dicho asunto es demostrar:
- Por un lado, que se ha menoscabado la función de indicación de origen de la marca debido a que el consumidor, al pinchar en el enlace de Amazon pensaba que estaba adquiriendo los test de embarazo de LibertyTest, y no los de terceros. Esto se podría probar con los correos electrónicos que han recibido en los que los compradores «ponían de manifiesto que el producto que han adquirido no cumple con las características y el nivel de calidad».
- Por otro lado, podría tratar de probar que el uso de su marca por parte de Amazon se ha aprovechado de la notoriedad de su marca y, al mismo tiempo, ha menoscabado la misma al existir un riesgo de confusión evidente entre los test de embarazo de LibertyTest, y los que Amazon vendía de terceros.
De no poder demostrar esto, los precedentes van claramente en contra de LibertyTest. Pero cada asunto es único y, por supuesto, los precedentes están para cambiarse. En ocasiones David también gana a Goliat.
